美国商标注册(浅谈美国商标注册申请的“基础”)
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- 2021-06-06
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美国商标注册
北京林达刘知识产权代理事务所
商标部 中国商标代理人 魏娜
中国商标代理人 郜宇
如今越来越多的中国企业走出国门，企业商标布局也随之国际化。作为全球主要市场之一，美国是很多国内企业进行全球商标布局的重要一环。但是美国商标注册申请制度与中国商标注册申请制度存在诸多不同。其中，与国内商标注册申请明显不同的是，美国商标申请时，申请人需要明确该申请的“基础”，只有商标注册前满足了“基础”的要求，商标才可以注册。而国内企业往往对此不甚理解。本文对于美国商标注册申请的“基础”及其要求进行简要介绍。
一、商标注册申请 “基础”的种类和要求
所谓美国商标注册申请的“基础”，是指商标申请人向美国专利商标局提交商标注册申请时所基于的美国商标法所规定的法律基础。美国商标法中规定的商标申请的“基础”共有四种：1. 实际商业使用；2. 意图使用；3. 国外申请；4. 国外注册。在这其中，每种申请的“基础”都有不同要求：
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美国商标 申请基础 |
要求、所需文件&注意事项 |
| 1 | 实际商业使用（Use in commerce basis），美国商标法Section 1 (a) | 要求：申请商标在提交申请日期前已经在美国实际投入商业使用。
需要提交的文件： |
| 2 | 意图使用（Intent-to-use basis），美国商标法Section 1 (b) | 要求：申请商标在提交申请时尚未在美国实际投入商业使用，但是申请人在美国商标申请日之后有将商标在美国进行商业使用的真实意图。
需要提交的文件：意图使用声明。 |
| 3 | 国外申请（Foreign application basis），美国商标法Section 44 (d) | 要求：申请人在相同商品/服务项目上有一件在先相同商标国外商标申请，且申请日是在美国商标申请日之前的6个月以内。该种申请基础也称为“国外优先权基础（foreign priority basis）”。基于该种申请基础提交，则原属国和该优先权国家/地区必须是美国也加入的一个有享受优先权规定的国际性公约或条约的成员国，例如巴黎公约成员，或向美国提供优先权互惠国待遇的国家。
需要提交以下文件： |
| 4 | 国外注册（Foreign registration basis），美国商标法Section 44 (e) | 要求：申请人在其原属国（“country of origin”）有一件在相同商品/服务项目上在先相同注册商标。
以国外注册为基础提交美国商标申请，需要满足以下几点要求： |
一件美国商标注册申请中可以有一个申请基础，也可以同时指定多个申请基础。但是在同一件申请的相同商品/服务项目上，不能同时主张“实际商业使用”和“意图使用”两种申请基础，因为这两种“基础”是相互排斥的。
另外，如果申请人在美国注册申请时，以“国外申请”作为美国商标注册申请的基础，建议同时主张“意图使用”的申请基础。原因是“国外申请”最终是否能够或者注册尚不确定，如果“国外申请”全部或者在部分商品/服务上被驳回，则届时会影响到美国商标申请的保护范围；如果同时主张“意图使用”的话，即便是“国外申请”被全部或者部分驳回的项目，申请人仍可以基于“意向使用”通过注册前提交使用证据或者延期申请提交使用证据的方式，后续获得注册。
需要特别说明的是，根据美国商标法还有一种申请基础，即由于美国是《商标国际注册马德里协定有关议定书》成员国，还可以通过马德里国际注册指定美国的方式在美国进行商标注册和保护，即马德里注册领土延伸到美国，本文不再详细介绍。
二、美国商标注册的要求
美国商标注册的要求共有两种，即“实际使用”和“国外注册”。若商标申请时主张的是“实际使用”或“外国注册”，则在审查完成、没有他人在异议期内提交商标异议的情况下，美国专利商标局会给注册人直接颁发《商标注册证》。
若商标申请的时候采用的是“意向使用”和/或“国外申请”的申请基础，则在审查完成、没有他人在异议期内提交商标异议的情况下，美国专利商标局会向申请人发出《核准声明》（Notice of Allowance）。然而此时商标仍然尚未正式注册，申请商标仍需满足“实际使用”或“国外注册”的条件后才能被正式获得注册。这种情况下，官方会要求申请人在一定时间内提交以下相关文件以满足注册的要求，否则申请将被视为放弃：
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美国商标 注册基础 |
所需要提交的文件&注意事项 |
| 1 | 实际商业使用，美国商标法Section 1 (a) | 所需文件： 1) 申请人对美国申请商标已在指定商品/服务上进行了商业使用的书面确认； 2) 申请商标首次在美国商业使用的日期； 3) 商标使用证据。该证据可以是产品包装照片、产品卷标（及具体产品）、产品吊牌（涉及具体产品）、网页（消费者可通过该网站购买带有该商标的商品）等。 |
| 2 | 国外注册，美国商标法Section 44 (e) | 所需文件： 1) 原属国国内基础商标注册证复印件、扫描件或商标注册机关出具的注册证明等注册证明文件。该原属国注册文件在美国专利商标局核准美国注册申请时仍然有效。如果美国注册之前，国内基础商标将要或者已经过期，需提交续展证明文件； 2) 原属国国内基础商标注册证明文件的英文翻译（若原文件非英文文本）。 |
在美国注册商标申请核准注册之后，如果在全部指定商品上已经在美国进行商业使用，则可提交使用声明和上述相关的使用证据。在商业活动中的善意使用商标，需要满足使用行为发生在正常交易环节，而非为取得商标权利而制造使用证据。而且商标的使用必须是在“跨州”商务中的商品销售或运输和服务中的使用。仅在某一个州或者跨国贸易或者美国之外的使用不构成对美国商标的有效使用。
如申请人仅在部分商品上对申请商标进行了实际使用，申请人可删除未使用的商品或者对商标申请进行分割。对于尚未使用的商品上的注册申请，可通过申请延期提交使用证据请求，待日后再提交使用证据。请注意，申请人一共可办理5次延期申请，每次可延期6个月。最长提供使用证据的时间可以从美国专利商标局发出《核准通知》之日起36个月内提供，但每次延期均需缴纳一定费用。
综上，国内申请人在美国注册申请商标时，应结合商标在美国保护的目的、是否已经进行实际商业使用、何时准备在美国投入使用、在国内商标的注册可能性等多个因素进行选择商标的“申请基础”和“注册基础”。
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